Première condamnation d’un contrefacteur au montant maximum de dommages- intérêts fortfaites, en droit chinois des marques

La société italienne Moncler S.p.A détentrice de la marque d’origine française Moncler a annoncé le 16 novembre 2015 avoir obtenu un jugement sans précédent en Chine contre un contrefacteur.

1. Le cadre juridique issu de la réforme de 2014 de la Loi sur les Marques
1.1. La nouvelle version de la Loi sur les Marques de la République Populaire de Chine, entrée en vigueur en mai 2014, a élevé le montant maximum des dommages-intérêts pouvant être imposés à titre de réparation forfaitaire par un tribunal chinois lorsque la victime de la contrefaçon ne peut prouver l’étendue de son préjudice.

1.2. Le titulaire de la marque doit tout d’abord prouver au tribunal l’impossibilité pratique de collecter cette information, ce qui dans la pratique est fréquemment le cas. Le tribunal enjoint alors le contrefacteur de produire les documents comptables et autres permettant l’évaluation du profit retiré par lui de son activité.

1.3. Si le contrefacteur ne se soumet pas à cette demande, le tribunal peut prononcer un montant forfaitaire de réparation. Celui-ci peut être soit un multiple des royalties qui auraient été dues au titulaire de la marque si une licence avait été demandée, soit une somme décidée à la convenance du tribunal.

1.4. Jusqu’à la réforme de la Loi sur les Marques, le montant maximum forfaitaire était fixé à 500.000 Renminbi (approximativement 70.750 euros) manifestement insuffisant pour décourager les candidats contrefacteurs. En portant ce maximum à 3 millions Renminbi (approximativement 425.000 euros) le législateur donnait aux tribunaux les moyens de prononcer des sanctions véritablement dissuasives. Toutefois, cette disposition n’avait pas donné lieu à application, jusqu’au cas opposant Moncler S.p.A à la société chinoise Beijing Nuoyakate Garment Co., Ltd.

2. La décision de la Cour
Dans le cas présent, la Cour pour la Propriété Intellectuelle a pour la première fois accordé au demandeur le montant maximum de dommagesintérêts forfaitaires. Afin de parvenir à cette conclusion, la Cour a retenu outre le refus du défendeur de fournir les
informations sur ses ventes et le profit en découlant, les éléments suivants:
• La notoriété de Moncler sur le marché chinois sur une période significative, en l’espèce depuis 2008;
• La mauvaise foi avérée du contrefacteur, qui notamment présentait des produits revêtus de la
marque Moncler sur son site web;
• Les prix élevés auxquels les produits contrefaits étaient proposés à la vente, entretenant ainsi la confusion avec le produit authentique;
• L’omission délibérée du nom du fabricant sur les produits;
• L’ampleur de la commercialisation des produits contrefaits, comprenant notamment la mise en oeuvre d’un réseau de distributeurs et de franchisés.
Outre la sanction financière, la Cour a prononcé la cessation de l’usage du nom de domaine mockner.com, la ferme ture du site web www.mocokner.com et émis une injonction de mettre fin à la vente des produits contrefaisants.
3. Conclusion
Une fois encore, une avancée jurisprudentielle doit convaincre les titulaires de marques qu’au lieu d’émettre des doutes sur la valeur du système judiciaire chinois, la bonne approche consiste à l’utiliser au mieux de son potentiel, avec une attention professionnelle tout aussi soutenue et attentive à la technique juridique que dans n’importe quelle autre juridiction.

Philippe Girard-Foley
DES Sorbonne, LL.M. (UPenn), DipIEP (Paris), DipCIArb (London)
Avocat au Barreau de Paris
Affiliate Member Law Institute Victoria

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