CALISSONS EN DANGER – DES LEÇONS À TIRER ET À RETENIR

Le blogue d’aujourd’hui a été rédigé pour nous par notre expert  en propriété intellectuelle Maître Philippe Girard-Foley de GIRARD-FOLEY & Associates en réponse à la couverture médiatique de l’affaire de Calissons d’Aix. Dans cet article de blogue  Maître Girard-Foley explique le cas en détail et donne quelques conseils sur quelles mesures pourraient être prises pour protéger la marque.

Introduction 

Les médias français résonnent de nouvelles alarmantes concernant l’appropriation des Calissons d’Aix par « la Chine » qui démontrent une grave méconnaissance du sujet. Il paraît urgent de réintroduire dans ce débat un peu de rationalité, ne serait-ce que pour le bénéfice des fabricants concernés et de producteurs français placés dans des conditions semblables de supposée vulnérabilité.

Une marque sans valeur ?

Une marque « Calissons d’Aix » ne vaut rigoureusement rien en Chine sur le plan commercial. Ceci pour la simple et pourtant évidente raison que les mots la constituant sont  incompréhensibles et impossibles à mémoriser pour un consommateur chinois.

La seule valeur de cette marque pourrait être de nuisance, faisant obstacle à l’entrée sur le marché chinois du produit authentique, ce qui serait donc une valeur de rachat.

En termes commerciaux, ce qui compte est (i) la translittération en langue chinoise, basée sur un concept ou sur une analogie phonique, car celle-ci est reconnaissable par le consommateur chinois et (ii) la marque figurative de l’apparence distinctive du calisson.

Une réponse inappropriée ?

Formuler une opposition devant l’Office des Marques chinois est certes indispensable, mais ce n’est pas la réponse. La Chine fonctionne sur le principe du premier déposant, comme la France (à la différence de la plupart des juridictions anglo-saxonnes régies par la common law). Seule une marque (si non déposée en Chine) reconnue comme « notoire » pourrait servir efficacement de base à une telle action, ou une action en invalidation, et ce n’est manifestement pas le cas pour le Calissons d’Aix puisqu’il n’est pas présent sur le marché chinois. Quant à la fraude, elle serait difficile à établir en l’absence de relation préexistante, comme entre le producteur titulaire d’une marque et son distributeur ou agent, auquel la législation chinoise interdit de déposer la marque de son fournisseur. Certes, une marque valablement déposée à l’INPI bénéficie en principe de la protection reconnue en Chine au titre de la Convention de Paris, mais c’est une longue bataille en perspective contre une marque déjà enregistrée localement, surtout au niveau de l’appréciation d’une contrefaçon par les administrations chinoises responsables comme l’Administration pour l’Industrie et le Commerce.

En revanche, il aurait été utile de gérer en amont la venue de la délégation chinoise. En l’absence de secret de fabrication, il aurait été inutile de faire signer des accords de confidentialité, et ceci d’autant plus que compte tenu de la qualité de la délégation, il est peu probable que la « fuite » provienne de l’un de ses membres, mais plus vraisemblablement d’une mention dans la presse chinoise, probablement locale dans la province d’où provenait la délégation. Il faut toutefois retenir que dans d’autres cas de visites de délégations en provenance de Chine la signature d’un accord de confidentialité est une précaution utile, couvrant les membres de la délégation et leurs proches, qui peut trouver application en Chine où la protection du secret commercial est reconnue  par la loi et sa violation sanctionnée.

Ce qu’il faut faire

Cette visite aurait dû mettre en alerte les hôtes de la délégation. Deux points importants à retenir : (i) dès qu’un produit est connu pour la première fois en Chine, et ce peut être par exemple à l’occasion d’une présence à une foire commerciale, des acteurs locaux vont à peu près systématiquement déposer une marque  non pas pour l’exploiter mais pour en tirer un profit en espérant contraindre le fabricant légitime à son rachat et (ii) toute visite de délégation en provenance de Chine doit être considérée comme équivalente à une première exposition d’un produit ou d’une technologie en Chine.

De toute urgence, en parallèle de toute action à plus long terme, et ceci peut reposer non seulement sur le droit des marques mais également sur le droit alimentaire, le droit de la publicité et le droit de la consommation chinois (sensiblement plus développés et appliqués qu’on ne le croit fréquemment en France… mais la question n’est pas là si l’on prend pour hypothèse que le dépôt de marque est constitué non pas dans un but de commercialisation mais de revente), il faut dès à présent et sans plus tarder :

  • créer un nom chinois pour « Calissons d’Aix » et le déposer ;
  • déposer comme graphisme l’apparence caractéristique des Calissons d’Aix ;
  • déposer le nom de domaine Calissons d’Aix ;

Il faut se garder des généralisations et agir, vite et en connaissance des circonstances. Ne pas se contenter de la vision française, intégrer dans la réflexion et l’action l’approche chinoise, s’abstenir de commentaires insultants à l’encontre de « la Chine » et des autorités chinoises, opposées par principe aux pratiques indignes de la Chine et incompatibles avec sa position sur la scène internationale, et enfin ne négliger aucune des ressources du droit chinois.

Le nom de l’auteurPhilippe Girard-Foleyphilippe-girard-foley

Le cabinet d’avocats: GIRARD-FOLEY & Associates.

Courrier électroniquephilippe@girard-foley.asia

La biographie de l’auteur 

Philippe Girard-Foley est avocat français, fondateur en 1993 à Hong Kong du cabinet GIRARD-FOLEY & Associates, installé depuis 1998 à Kuala Lumpur, Malaisie. Il est membre du Barreau de Paris et du Chartered Institute of Arbitrators de Londres (section Malaisie), formé en France (Sciences Po Paris, Paris I Panthéon-Sorbonne) et aux États-Unis (University of Pennsylvania Law School).

Son expérience de presque 25 ans en Asie couvre l’ASEAN, la Chine et l’Australie, dont il est binational. Il conseille des entreprises françaises de toutes tailles en rapport avec l’environnement juridique de leurs affaires en Asie Pacifique,  en droit des sociétés et des investissements, droit commercial et de la distribution, accords de partenariat stratégique et de joint-venture, acquisitions et restructurations et propriété intellectuelle, et gère leurs litiges commerciaux devant les instances arbitrales et judiciaires. Il publie et intervient régulièrement en tant que conférencier sur divers thèmes liés aux droits asiatiques et à leur pratique.

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